Se avete un’attività commerciale che opera o intende operare negli Stati Uniti, sapete quanto sia importante avere un marchio che vi identifichi e vi distingua dalla concorrenza. Un marchio è un segno distintivo che può consistere in una parola, un nome, un simbolo, un logo o una combinazione di questi elementi, e che serve a indicare l’origine e la qualità dei vostri prodotti o servizi. Registrare il vostro marchio negli Stati Uniti vi permette di proteggere la vostra reputazione e il vostro investimento, impedendo ad altri di usare richiami simili o confondibili con il vostro senza consenso. In questo articolo vi spiegheremo come registrare un marchio negli Stati Uniti, quali sono le condizioni e i vantaggi della registrazione e come difendere i vostri diritti in caso di violazione o contraffazione.
Requisiti per la Registrazione di un Marchio negli USA
Per registrare un marchio negli Stati Uniti, è necessario soddisfare alcuni requisiti fondamentali. Vediamoli nel dettaglio.
- Requisito di uso: il marchio deve essere stato usato (vedi il prossimo paragrafo per maggiori dettagli in fase di domanda). Questo significa che non basta avere un’idea di un marchio, ma bisogna dimostrare di averlo effettivamente applicato a un prodotto o servizio offerto al pubblico. Questa dimostrazione può avvenire tramite la presentazione di prove come fatture, etichette, cataloghi o siti web.
- Requisito di distintività: il marchio deve essere distintivo, ovvero capace di identificare l’origine dei prodotti o servizi e di distinguerli da quelli della concorrenza. Non sono registrabili i marchi generici, descrittivi o ingannevoli. I marchi generici sono quelli che indicano la categoria merceologica a cui appartengono i prodotti o servizi (es. COMPUTER), i marchi descrittivi sono quelli che descrivono una caratteristica dei prodotti o servizi (es. VELOCE), ed infine i marchi ingannevoli sono quelli che inducono in errore il consumatore sull’origine, la qualità o la natura dei prodotti o servizi (es. SWISS CHOCOLATE per cioccolato non svizzero).
- Requisito di non confondibilità: il marchio non deve essere confondibile con altri già registrati o richiesti negli Stati Uniti. Per verificare questo aspetto, è consigliabile effettuare una ricerca preliminare sul database dell’USPTO, dove si possono consultare tutti i marchi depositati e registrati negli Stati Uniti.
Oltre a questi requisiti principali, c’è anche un ulteriore requisito legale: la registrazione del marchio non deve essere vietata dalla legge americana per motivi morali, politici o sociali.
Procedura per la Registrazione un Marchio negli USA
Dopo aver verificato di soddisfare i requisiti, per registrare un marchio negli Stati Uniti è necessario seguire una serie di passaggi per completare la domanda. Vediamoli brevemente:
- Scegliere il tipo di domanda: esistono due tipi di domanda per registrare un marchio negli Stati Uniti: la domanda basata sull’uso, oppure basata sull’intenzione di uso (intent-to-use application). La prima si usa quando il marchio è già stato usato nel commercio interstatale o internazionale, mentre la seconda si usa quando il marchio non è ancora stato usato ma si ha l’intenzione di usarlo entro sei mesi dalla data della domanda. In questo caso, bisogna poi presentare una dichiarazione di uso (statement of use) entro il termine stabilito.
- Compilare il modulo online: la domanda va presentata online tramite il sito dell’USPTO (United States Patent and Trademark Office), l’ufficio federale che si occupa della registrazione dei marchi negli Stati Uniti. Il modulo richiede di inserire i dati del richiedente, la rappresentazione grafica del marchio, l’elenco dei prodotti o servizi da proteggere e la classe merceologica di riferimento. Inoltre, bisogna allegare le prove dell’uso del marchio o dichiarare l’intenzione di uso.
- Pagare le tasse: la domanda ha un costo variabile a seconda del tipo di domanda e del numero di classi merceologiche richieste. Va considerato che in caso di cittadini stranieri, per poter essere rappresentati presso gli uffici dell’USPTO, è necessario rivolgersi ad un attorney, le cui tariffe variano in media dai $500 ai $2000. Le tariffe sui marchi USPTO sono calcolate su base “per classe”. Ciò significa che se i tuoi prodotti o servizi rientrano in più di una classe merceologica, ciò aumenterà il costo finale per ottenere un marchio. Queste tariffe variano su vari fattori, in generale spaziano dai $225 ai $600. Le tasse vanno pagate al momento della presentazione della domanda tramite carta di credito o bonifico bancario.
- Attendere l’esito dell’esame: dopo aver presentato la domanda, bisogna attendere che un esaminatore dell’USPTO controlli che il marchio soddisfi i requisiti legali e che non sia in conflitto con altri marchi già registrati o richiesti. Questa fase può durare da alcuni mesi a oltre un anno. Se l’esaminatore rileva delle irregolarità o delle obiezioni, invia una lettera al richiedente con le motivazioni e le eventuali modifiche da apportare alla domanda entro un termine stabilito.
A seconda dell’esito della valutazione dell’esaminatore, la domanda può essere approvata in toto, approvata con riserva o rifiutata. Se la domanda è approvata in toto, significa che il marchio è ritenuto distintivo e originale e non presenta problemi di sovrapposizione con altri marchi esistenti. In questo caso l’esaminatore procede alla pubblicazione del marchio sul bollettino ufficiale (Official Gazette) per consentire a eventuali terzi interessati di opporsi alla registrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Se la domanda è approvata con riserva, significa che il marchio è ritenuto meramente descrittivo (merely descriptive) dei beni o servizi offerti dal richiedente. Un marchio meramente descrittivo è quello che descrive una funzione, caratteristica, scopo, uso, qualità o ingrediente dei beni o servizi. Ad esempio, il marchio “Poltronesofà” per contraddistinguere divani e poltrone è considerato meramente descrittivo. In questo caso l’esaminatore non approva la registrazione nel Registro Principale (Principal Register), ma offre al richiedente la possibilità di registrare il suo marchio nel Registro Supplementare (Supplemental Register). Il Registro Supplementare offre una protezione limitata al marchio e consente al richiedente di ripresentare la domanda per il Registro Principale dopo 5 anni. Se la domanda è rifiutata, significa che il marchio è ritenuto generico o in conflitto con altri marchi già registrati o richiesti. Un marchio generico è quello che indica un intero tipo di prodotto o servizio piuttosto che distinguere un prodotto o servizio da un altro. Ad esempio, il nome “Fenitoina” per contraddistinguere un farmaco antiepilettico è considerato generico. In questo caso l’esaminatore invia una lettera al richiedente con le motivazioni del rifiuto e le eventuali modifiche da apportare alla domanda entro un termine stabilito. - Ottenere il certificato: se nessuno si oppone alla registrazione del marchio o se le opposizioni vengono respinte dall’USPTO, il richiedente riceve il certificato di registrazione che attesta i diritti esclusivi sul marchio negli Stati Uniti. Il certificato viene inviato via posta dopo circa tre mesi dalla data della decisione finale dell’USPTO.
Vantaggi e Svantaggi della Registrazione di un Marchio
La registrazione di un marchio negli Stati Uniti comporta una serie di vantaggi e svantaggi che è bene conoscere prima di intraprendere questa operazione. Tra i vantaggi possiamo citare:
- Il riconoscimento del diritto esclusivo di utilizzare il marchio registrato su tutto il territorio nazionale, evitando che altri possano farlo senza il nostro consenso;
- La possibilità di tutelarsi, anche per vie legali, nei confronti di terzi che utilizzino impropriamente il vostro marchio.
- La possibilità di sfruttare economicamente il marchio attraverso la concessione in uso a terzi, ad esempio mediante licenze o franchising;
- La possibilità di estendere la registrazione del marchio ad altri paesi tramite il Protocollo di Madrid, semplificando le procedure e riducendo i costi.
Tra gli svantaggi, invece:
- Il costo piuttosto elevato della domanda di registrazione presso l’USPTO. Il tempo lungo della procedura di registrazione, che può richiedere da 6 mesi a 2 anni a seconda della complessità del caso;
- Il rischio di ricevere opposizioni da parte di altri titolari di marchi registrati o in uso negli Stati Uniti, che possono ritardare o impedire l’approvazione della nostra domanda;
- L’obbligo di mantenere in vita il marchio registrato attraverso l’uso effettivo e continuativo nel commercio e il pagamento delle tasse periodiche.
Come si può vedere, la registrazione di un marchio negli Stati Uniti presenta vantaggi e svantaggi che vanno valutati attentamente prima di procedere.
Conclusione
In questo articolo abbiamo visto cos’è un marchio e perché sia importante registrarlo negli Stati Uniti se si vuole espandere il proprio business in quel mercato. Abbiamo anche elencato i requisiti e la procedura per depositare una domanda di registrazione presso l’USPTO, nonché i vantaggi e gli svantaggi che ne derivano. Speriamo di avervi fornito informazioni utili e chiare su questo argomento. Se avete domande o dubbi, non esitate a contattarci. Saremo lieti di assistervi e consigliarvi al meglio.
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